A empresa esperou três anos, montou a identidade visual inteira em cima do nome, imprimiu embalagem, registrou domínio, e aí sai na Revista da Propriedade Industrial a linha que ninguém quer ler: pedido indeferido. Em geral com um código e uma remissão a um artigo de lei, sem uma frase explicando o raciocínio.
Indeferimento não é o fim do pedido. É o fim da primeira instância administrativa. Existe recurso, ele funciona, e uma parcela relevante dos indeferimentos é revertida. O que não existe é tempo sobrando.
Sessenta dias, e o prazo não se suspende
O recurso está previsto no artigo 212 da Lei da Propriedade Industrial e deve ser interposto em sessenta dias contados da publicação da decisão na Revista da Propriedade Industrial. O que vale é a data da publicação na revista, não a data em que alguém avisou a empresa, não a data em que o e-mail chegou.
Esse detalhe derruba muito pedido bom. Quem acompanha o processo pelo aviso automático descobre o indeferimento com atraso, e quando procura ajuda restam duas semanas. Perdido o prazo, o pedido é arquivado em definitivo e o caminho passa a ser depositar tudo de novo, do zero, atrás de quem já estava na frente.
O recurso é recebido com efeito suspensivo e devolutivo pleno, e é decidido pelo Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o que encerra a instância administrativa. Quem apresentou oposição é intimado para contrarrazões, também em sessenta dias.
Ler o motivo antes de escrever o recurso
Parece elementar, mas é onde a maioria erra. Indeferimento por colidência com marca anterior, indeferimento por sinal de caráter genérico ou descritivo e indeferimento por vício formal são três problemas distintos, e cada um pede uma estratégia diferente. Recurso genérico, que repete que a marca é original e que a empresa investiu muito, não move o examinador.
Quando o fundamento é colidência, o trabalho é comparar. Não basta afirmar que os sinais são diferentes: é preciso mostrar a distinção gráfica, fonética e ideológica, demonstrar que os públicos e os canais de venda não se cruzam, apontar que a especificação de produtos e serviços está em segmentos que não concorrem. E vale examinar a situação da marca anterior, porque marca não usada por mais de cinco anos está sujeita a caducidade, e o pedido de caducidade pode ser apresentado em paralelo ao recurso.
Se o indeferimento veio por caráter descritivo, a discussão muda de eixo. Aí se demonstra que o conjunto tem elemento distintivo próprio, que o sinal não descreve diretamente o produto, ou que houve aquisição de distintividade pelo uso continuado no mercado, o que se prova com material de campanha datado, faturamento por período, notas fiscais, presença em imprensa.
Já o vício formal costuma ter correção simples, e a frustração é proporcional: pedido bom perdido por especificação mal redigida ou por documento não apresentado no momento certo.
O que quase ninguém faz e deveria
Prova de uso anterior. A lei protege quem já usava a marca de boa-fé no país há pelo menos seis meses antes do depósito, com o chamado direito de precedência. Empresa que opera há anos com aquele nome costuma ter, esquecido na contabilidade, exatamente o material que resolve o caso: nota fiscal antiga, contrato com cliente, anúncio datado, registro de domínio, publicação em rede social com data. Esse acervo muda o peso do recurso e raramente é juntado.
Outra providência subestimada é ajustar a especificação. Muitas colidências desaparecem quando o pedido restringe os produtos e serviços ao que a empresa efetivamente explora, em vez de manter a lista larga que alguém copiou da classe inteira no momento do depósito.
E se o recurso for negado
A decisão do Presidente do Instituto encerra a esfera administrativa, mas não encerra a discussão. Cabe ação judicial, na Justiça Federal, com o Instituto no polo passivo, e em geral com o titular da marca anterior também. É caminho mais longo e mais caro, e por isso mesmo o recurso administrativo merece ser tratado como a chance principal, não como formalidade antes do processo.
Enquanto isso, o nome continua exposto
Vale lembrar o que está em jogo do lado prático. Sem registro, a empresa não tem exclusividade sobre o nome, fica sem base firme para agir contra quem copia, permanece exposta a notificação de terceiro e pode acabar obrigada a trocar de marca depois de anos construindo mercado. Trocar de marca custa muito mais do que defender a que existe.
A página sobre registro de marcas explica o procedimento completo no Instituto. E se o seu caso é o inverso, alguém depositou um sinal parecido com o seu, escrevi sobre oposição a pedido de marca.
Gabriel Maciel Fontes
Advogado, OAB/PE nº 29.921 · direito público desde 2010
Autor na Revista Advocattus, da Editora Digital da OAB/PE · atende em todo o Brasil
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